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소송중지명령을 중지하는 명령이 그대로 유지됨 – 뮌헨 제1 지방법원, 21 O 9333/19 (2019년 10월 2일)
독일은 현재 이른바 “소송중지명령(anti-suit injunction)”의 개념을 처음 겪고 있습니다. 미국 및 영국에서 소송중지명령은 신청인의 요청에 따라 외국법원 소송을 중지시킬 수 있는 잘 확립된 수단입니다.
최근에 내린 한 결정에서 뮌헨 제1 지방법원은 ‘미국 법원에 의한 소송중지명령’을 중지하는 명령을 독일에서 처음으로 내렸던 이전의 결정을 그대로 유지했습니다. 따라서 이 명령은 “소송중지명령을 중지하는 명령(anti-anti-suit-injunction-injunction)”이라고 불렸습니다.
이 명령의 배경은 통신 부문의 표준필수특허(SEP)를 두고 여러 독일 법원에 제기된 특허소송입니다. 독일 소송들의 피고들 및 소송참가인들(interveners)의 공급업체들 중 하나가 SEP의 FRAND 실시권을 취득하기 위해 미국 캘리포니아 북부 지방법원에 SEP 소유자를 상대로 소송을 제기했습니다. 이 미국 소송절차의 일환으로서, 소송참가인은 미국 법원에 독일에서의 특허 침해 소송을 중지시키기 위한 소송중지명령을 요청했습니다.
미국 법원이 그러한 소송중지명령을 내리기 전에 뮌헨 지방법원은 2019년 7월에 SEP 소유자의 요청에 따라 소송참가인이 소송중지명령을 신청하지 못하게 하거나 소송참가인에게 소송중지명령의 신청을 철회하도록 요구하는 가처분 명령을 내렸습니다. 법원은 소송중지명령이 지식재산권을 보호할 수 있는 SEP 소유자의 권리와 적법절차의 원칙(due process of law)을 침해할 수 있다고 판단했습니다. 비록 소송중지명령이 독일에서 집행될 수 없고 따라서 SEP 소유자가 독일에서 특허 침해 소송을 지속하는 것을 직접적으로 막을 수는 없을지라도, 간접적으로는 그렇게 할 수 있을 것입니다. 미국에서 발생할 수 있는 심각한 경제적인 결과가 두려워서 SEP 소유자는 소송중지명령을 준수할 것이고 따라서 그 특허를 효과적으로 행사하지 못하게 될 것입니다. 따라서 이는 모든 당사자가 제약 없이 신청을 할 수 있을 것을 요구하는 적법절차의 원칙을 위태롭게 만들 것입니다. 이러한 이른바 소송중지명령을 중지하는 명령의 결과, 소송참가인은 2019년 9월 초에 미국에서의 소송중지명령 요청을 철회했습니다.
한편, 소송참가인은 이 결정에 대해 뮌헨 고등지방법원에 항소했습니다. 소송참가인은 특히 그 명령의 발부가 모순이라고 주장했는데, 이는 법원이 스스로 소송중지명령을 하면서 독일 법 하에서 소송중지명령이 인정될 수 없다고 여겼다는 주장입니다. 항소법원은 2019년 12월 12일에 제1심 결정을 그대로 유지했습니다. 결정의 이유는 아직 공표되지 않았습니다.
기고: Dr. Steffen Steininger and Dr. Daniel Kaneko
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독일 연방 대법원, 강제실시권의 허여 조건에 관하여 결정 – 독일 연방 대법원, X ZB 2/19 – “알리로쿠맙(Alirocumab)”
최근에 공개된 “알리로쿠맙(Alirocumab)” 결정에서 독일 연방 대법원은 실시권을 허여 받고자 하는 자(license seeker)가 공익상의 고려를 사유로 특허의 강제실시권(compulsory license)을 취득하려면 어떠한 요건이 충족되어야 하는지의 문제를 다루어야 했습니다. 이 특정한 사건에서 법원은 실시권을 허여 받고자 하는 자에게 강제실시권을 인정하지 않으면서, 실시권을 허여 받고자 하는 자가 충분히 진지한 노력을 기울이지 않았고 공익을 위한 근거를 입증하지도 못했다고 판단했습니다.
이 사건에서 청구인은 독일에서 알리로쿠맙 물질을 함유한 의약품 “프랄런트(Praluent)”를 판매하고 있었습니다. 특허권자는 특허 침해를 이유로 청구인을 상대로 소송을 제기했습니다. 금지명령 구제(injunctive relief)를 피하기 위해 청구인은 예비적 강제실시권의 허여를 요청했습니다. 연방 특허법원은 이 요청을 기각했습니다. 청구인의 상고를 심리한 연방 대법원은 이 기각 결정을 그대로 유지했습니다.
독일 특허법 제24조에 따르면, 강제실시권을 취득하기 위해서는, 실시권을 허여 받고자 하는 자가 합리적인 기간 내에(within a reasonable period of time) 특허권자로부터 실시권을 취득하려고 시도했지만 성공하지 못하였고, 강제실시권 허여를 정당화하는 공익상의 근거(grounds of public interest)가 있어야 합니다.
1. 실시권을 취득하려고 노력했지만 성공하지 못했을 것
강제실시권을 구하는 청구인이 특허권자로부터 합리적이고, 일반적으로 인정되는 조건으로 실시권을 취득하기 위한 충분한 노력을 기울였는지의 여부는 특정 개별 사안의 상황에 비추어 평가되어야 합니다. 실시권을 허여 받고자 하는 자가 합리적이고, 통상적인 조건으로 어느 정도 그리고 얼마나 오랫동안 실시권 취득 노력을 기울여야 하는지는 특허권자의 반응에도 달려 있습니다. 법원은 특허권자가 발명 그 자체의 사용에 동의하기를 거절하는 경우에는 원칙적으로 더 이상의 노력이 필요하지 않다고 언급했습니다. 그러나 독일 대법원은 특허권자가 실시권을 원칙적으로 허여하지 않지만 예외적인 상황에서는 고려할 수 있다고 선언한 경우에는 그렇지 않다고 판결했습니다. 이 경우에 실시권을 허여 받고자 하는 자는 추가 노력을 기울였어야 합니다. 이 사건에서 실시권을 허여 받고자 하는 자는 이 요건을 충족하지 못했습니다. 또한, 법원은 단지 2%의 낮은 실시권 로열티 요율만이 제안되었다고 비판하였고, 법원은 실시권 문의가 전체적으로 “막판 제안(offer at last minute)”인 것으로 여겼습니다.
2. 강제실시권 허여의 공익 요건
이 결정에서 독일 연방 대법원은 실시권을 허여 받고자 하는 자가 공익의 입증에서도 높은 장애물을 넘어야 한다고 다시 한번 확인했습니다. 확립된 판례에 따르면, 일반적으로 실시권을 허여 받고자 하는 자에 의한 특허 사용을 정당화하는 상황은 예외적으로 인정되어야 하는바, 이는 강제실시권이 특허권자의 배타적 권리를 약화시키기 때문입니다. 입증 책임은 실시권을 허여 받고자 하는 자가 부담해야 합니다. 실시권을 허여 받고자 하는 자는 특허 발명의 대상이 되는 제품이 시장에서 판매되는 다른 의약품보다 실질적으로 추가적인 치료 유익성(therapeutic benefit)을 제공한다는 사실을 입증해야 합니다. 이 점에 관련하여 대법원은 특허 제품이 주장되는 특성을 갖추고 있다는 것뿐만 아니라 시장의 다른 의약품은 이 효능을 갖추고 있지 못하다는 것도 입증해야 한다고 강조했습니다. 실시권을 허여 받고자 하는 자가 데이터를 구할 수 없는 것이 일반적이기 때문에 보통은 이를 입증하기가 어렵습니다.
독일 특허법에서 강제실시권 제도를 오랫동안 규정하고 있었음에도, 강제실시권은 독일에서 특허 사용자들이 현실적으로 이용할 수 있는 방안이라기보다는 이론적인 모델로만 간주되어 왔습니다. 2017년의 “랄테그라비르(Raltegravir)” 결정(독일 연방 대법원, X ZB 2/17)에 와서야 비로소 이와 같은 상황이 달라지면서 강제실시권의 허여가 특히 의약품에 관련된 사건에서 현실적인 방안으로 등장하기 시작했습니다. 이 결정을 통해 독일 연방 대법원은 강제실시권의 가능성이 단지 이론적인 차원에 그치지 않는다는 것을 보여주었습니다. 알리로쿠맙(Alirocumab) 결정을 통해 대법원은 이제 이러한 판례를 계속 보완하면서 강제실시권의 허여 기준이 여전히 높다는 것을 분명히 하고 있습니다. 특히, 특허권자가 실시권 허여를 꺼려하는 것처럼 보이는 경우에도 실시권을 허여 받고자 하는 자는 적극적이어야 하고, 진지한 노력을 기울여야 합니다.
기고: Dr. Steffen Steininger and Katharina Bickel
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독일 연방 대법원, 사적 선사용권(Private Right of Prior Use)의 범위 및 한계에 관하여 결정 – 독일 연방 대법원, X ZR 95/18
최근에 내린 한 결정에서 연방 대법원은 사적 선사용권(private right of prior use)의 범위 및 한계에 관해 판시했습니다. 그 결정에서 연방 대법원은 우리가 2018년 9월호 뉴스레터에서 보고했던 뒤셀도르프 고등지방법원의 결정(I-15 U 49/16 – 라디오 시스템용 보호 덮개)을 그대로 유지했습니다. 연방 대법원은 뒤셀도르프 고등지방법원이 허용 가능한 선사용의 결정을 위해 정립한 체계(framework)를 그대로 유지했습니다. 이 이외에 선사용권에 관한 몇 가지 한계도 정했습니다. 이 결정의 주목할 만한 측면은, 연방 대법원이 특허의 우선일(priority date) 이전에 특허 발명의 전체는 아니지만 특허 발명의 필수적인 일부를 사용한 사람이 우선일 이후에 발명 전체를 사용할 수 있는지의 여부 및 그것이 가능한 경우와 그렇다면 이 권리를 제3자(특히 고객)에게 이전할 수 있는지의 여부 등 논란이 많은 문제에 대해 지침을 제공했다는 것입니다.
사적 선사용권은 독일 특허법 제12조에 규정되어 있습니다. 이 규정에 따르면 특허는 그 특허의 우선일 당시에 이미 독일에서 발명을 사용(예를 들어, 제조, 판매 제안, 출시 등)하기 시작한 사람 또는 이를 위한 준비를 한 사람에게는 영향을 미치지 않습니다. 이 사람은 제3자가 해당 발명에 대한 특허를 출원한 후에도 발명을 자신의 사업의 필요에 따라 사용할 수 있는 권리를 가집니다.
이 사건에서 피고는 원고가 자신의 유럽 특허의 범위에 속한다고 주장하는 라디오 시스템용 보호 덮개를 생산했음을 이유로 특허 침해 소송을 당했습니다. 피고는 선사용권을 주장했습니다. 피고는 주장된 특허의 우선일 이전에 전체 제품을 제조하지는 않았지만 주장된 발명의 필수 구성요소(이른바 “radiation dome”)를 제조했다고 주장했습니다. 뒤셀도르프 지방법원은 선사용권 주장을 기각하면서, 구성요소를 제조한 것만으로는 특허를 간접적으로 사용한 것에 불과하며, 따라서 특허의 직접적/전체적 사용, 즉 발명 전체의 사용을 정당화하기에는 충분하지 않다고 판시했습니다. 뒤셀도르프 고등지방법원은 항소심에서 이 결정을 파기하면서 간접적인 선사용 행위이더라도 해당 구성요소가 특허에 따라 사용될 경우에만 기술적으로나 경제적으로 의미 있는 방식으로 사용될 수 있는 경우에는 예외적으로 직접 사용할 권리를 포함할 수 있다고 결정했습니다. 이 경우에 간접적인 선사용권자는 해당 발명을 자신의 기존 고객 및 제3자에게 제공할 수 있으며, 이를 통해 모든 고객 및 제3자들은 해당 발명을 직접 사용할 수 있게 됩니다. 이 사건의 상황도 이와 동일하여 피고는 자신의 선사용권을 행사할 수 있었습니다. 연방 대법원은 이 원칙을 확인했습니다.
이 결정에서는 이전에 해당 발명을 간접적으로 사용한 경우의 사적 선사용권의 범위에 관해 가장 논란이 많았던 문제 중 하나에 대해 명확하게 밝히고 있습니다. 이 결정은 간접적인 선사용 행위(즉, 구성요소만 사용)는 일반적으로 발명을 직접 사용(즉, 발명 전체를 사용)할 권리를 정당화하지는 않는다는 내용으로 이해할 수 있습니다. 그러나 선사용된 구성요소가 발명 전체에 따라 사용될 경우에만 기술적, 경제적으로 의미 있는 방식으로 사용될 수 있는 경우에는 예외라는 것입니다. 연방 대법원이 이 규칙에 대한 추가적인 예외를 정립할 것인지는 계속 지켜 보아야 할 것입니다.
기고: Dr. Steffen Steininger and Dr. Teresa Christof
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미국 특허 업데이트
미국 연방 대법원, 특허청과의 소송에서 소송 당사자에게 모든 비용을 자동적으로 지불하도록 요구하는 규정을 위헌이라고 판결 – Peter v. NantKwest, Inc. (2019년 12월 11일)
미국 특허청(USPTO)은 특허법의 한 규정을, USPTO가 관여된 소송과 관련한 “모든 비용(all expenses)”을 소송 당사자에게 지불하도록 요구하는 것으로 오랫동안 해석해 왔습니다. 대법원은 이러한 해석을 전원 일치 판결로 무효화하면서 소송 당사자에게 모든 비용을 자동적으로 지불하도록 강제하는 것은 위헌이라고 판시했습니다.
USPTO로부터 최종 거절 결정을 당하면 특허 출원인에게는 다음과 같은 선택 사항들이 있습니다: (1) 최종 거절 결정을 연방순회법원에 항소, (2) USPTO를 상대로 지방법원에 소송 제기. 특허법에는 출원인이 지방법원 소송을 제기하는 경우에 승소 여부에 상관 없이 소송의 “모든 비용”을 그 출원인이 지불해야 한다는 조항이 있습니다. USPTO는 이전에 이 조항이 문자 그대로 변호사 비용을 포함하여 USPTO에 의해 발생되는 모든 비용에 적용된다고 해석했습니다. 대법원은 이제 그러한 해석이 잘못되었다고 한 것입니다.
대법원은 USPTO의 해석이 ‘달리 규정한(예를 들어, 소송 비용 전가(fee shifting)를 규정한) 명시적인 법률상 규정이 없는 한 소송 당사자가 자기 자신의 변호사 비용을 부담해야 한다’는 미국의 오랜 법칙에 위배된다고 판시했습니다. 대법원은 “그 상황에서 변호사 비용을 지급하도록 [특허법]을 해석하는 것은 광범위한 맥락에서 오랫동안 고수되어 온 비용 전가 원칙에서 크게 벗어난 것”이라고 설명했습니다. 결론적으로, 대법원은 다음과 같이 요약했습니다: “요컨대, 일반적인 법률 사용례에서, ‘비용(expenses)’이라는 용어만으로 [비용 전가를 부정하는] 미국 법칙상의 추정을 복멸할 만큼 명료하게 변호사 비용의 지급을 허용하는 것으로 여겨진 적이 없다.”
출원인이 지방법원에 소송을 제기하는 방식으로 최종 거절 결정에 항소하는 것은 비교적 드뭅니다. 양 당사자들의 모든 비용을 부담해야 하는 것 때문에 출원인이 이 방식으로 항소를 제기하지 못했을 수 있습니다. 대법원이 위와 같이 위헌 판결을 하였으므로 지방법원에 소송을 제기하여 항소하는 출원인이 늘어날 것인지는 흥미로운 관심사입니다.
기고: Joe Raffetto and Corey Leggett
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미국 연방 대법원, PTAB 제척기간(Time Bar) 이슈에 대한 구두변론 실시 - Dex Media, Inc. v. Click-To-Call Technologies, LP
대법원은 IPR 청구가 적시에 제출되었는지 여부가 항소 가능한 문제인지 여부를 곧 결정할 것입니다. 이 사건에서 PTAB는 특허를 무효화하는 최종 서면 결정을 한 바 있습니다. 연방순회법원은 본안의 항소심에서 최초의 IPR 청구가 너무 늦게 제출되어 제척기간을 도과하였다고 결정하며 그 최종 서면 결정을 무효화했습니다. 이러한 연방순회법원의 결정은, 특허법의 광의의 문언이 심판 개시 결정의 항소를 금지하고 있는 것이 거의 틀림없음에도 불구하고, 특허권자가 최종 서면 결정의 항소심에서 IPR 청구의 적시성 여부를 다툴 수 있게 해 주었습니다. 청구가 제때 제출되었는지의 여부는 본질적으로 PTAB가 IPR 심판을 개시하기 위해 먼저 결정해야 하는 전제조건의 문제입니다. 따라서 IPR 청구 제출의 적시성에 대한 항소심 변론은 심판 개시 결정의 항소와 마찬가지임이 거의 틀림없습니다. 대법원은 이 문제를 두고 2019년 12월 초에 구두변론을 실시했습니다.
실무상 IPR 청구가 적시에 제출되었는지에 대한 문제는 심판 개시 시에 결정됩니다. 일단 심판 개시 결정이 내려지면, 제척기간의 문제는 종국적으로 해결되고 심판 개시 후 절차(항소심 포함)는 개시된 무효화 근거의 본안 심리에 초점을 맞추게 될 것이라는 것이 지금까지의 생각이었습니다. 구두 변론에서 몇몇의 대법관들은 제척기간 준수 규정을 위반했을 수 있다는 것만을 이유로 무효화 결정(invalidity determination)을 무효로 하는 것이 사법적으로 효율적이고 적절한 조치인지에 대해 의문을 제기했습니다. 한 대법관은 “본안 결정을 무효로 한 조치는 부적절한 측면이 있다”고 말했으며, 다른 대법관은 청구 제출에 대한 제척기간 때문에 무효화 결정이 무효가 되면 “처음 제자리로 되돌아가는 것이 조금 어리석은 일”이라고 말했습니다.
항소심 심리의 결여를 우려하는 것으로 보이는 대법관들도 있었습니다. 한 대법관은 특히 “사법심사 추정 원칙(presumption of judicial review)”에 초점을 맞추면서 특정 법률 문제에 관한 PTAB의 결정이 항소법원이 심리하는 모든 것으로부터 격리될 것이라고 회의적인 시각을 표출하기도 했습니다. 실제로 이 대법관은 1년의 제척기간 이슈에 대한 결정을 포함하여 PTAB의 법률적 결정에 대해 항소심의 심리를 허용하지 않는 것은 “이례적인(extraordinary)” 일일 것이라고 말하기까지 했습니다.
결정은 2020년 초에 내려질 것으로 예상됩니다.
기고: Joe Raffetto and Corey Leggett
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연방순회법원, PTAB 판사 임명을 위헌이라고 결정 – Arthrex, Inc. v. Smith & Newphew, Inc. (2019년 10월 31일)
최근 결정에서 연방순회법원은 PTAB 판사의 임명 방식이 위헌이라고 결정했습니다. 이 사건은 통상적인 상황에서 연방순회법원에 제소되었습니다. 즉, 이의가 제기된 특허의 무효를 선언한 최종 서면 결정에 대해 그 특허의 소유자가 항소한 통상적인 사건이었습니다. 그러나 특허권자는 사건에 대한 PTAB 판사 구성 절차가 위헌이므로 최종 서면 결정을 번복해야 한다는 독특한 주장을 제기했습니다. 연방순회법원도 이에 동의했습니다.
미국 헌법의 “임명 조항(appointments clause)”에 따라 (미국 특허청과 같은) 정부기관의 “주요(principal)” 공무원들은 대통령이 임명하고 상원이 인준해야 합니다. 그 조항은 “하위(inferior)” 공무원은 각 정부기관의 장이 임명할 수 있도록 허용하고 있습니다. PTAB 판사가 특허청의 “주요” 공무원인지 아니면 “하위” 공무원인지가 이 사건의 쟁점이었습니다. 연방순회법원은 PTAB 판사가 특허청을 대표하여 중요한 최종 결정을 내린다는 사실(예를 들어, 특허권을 종종 취소하기도 함)과 이 과정에서 최소한의 감독만 받는다는 사실, 즉 거의 선례 의견 패널(Precedential Opinion Panel)의 감독만 받을 뿐이고 그것도 이 패널이 PTAB 결정 전부가 아닌 일부만 심사할 뿐이라는 사실에 주목했습니다. 법원은 특허청에 실질적인 감독 절차가 없기 때문에 PTAB 판사가 “주요” 공무원이라고 판시했습니다. 따라서 연방순회법원은 PTAB 판사를 대통령이 임명하고 상원이 인준한 것이 아니기 때문에 이 사건에서 임명 조항이 위반되었다고 했습니다.
그 결과, 연방순회법원은 이 특정한 사건에서 PTAB 판사가 내린 최종 서면 결정은 무효가 되어야 한다고 명령했습니다. 연방순회법원은 거기에서 멈출 수 없었습니다. 연방순회법원은 PTAB 판사를 임명 조항에 따라 임명하지 않는 상황을 감안할 때 장래에도 동일한 근거에 따른 이의 제기가 반복적으로 발생하는 것을 방지하기 위한 구제조치를 취해야 했습니다. 이 문제를 해결하기 위해 연방순회법원은 PTAB 판사의 상관이 판사를 해임하기 어렵게 만드는 특허법 규정을 무효화함으로써 특허청이 판사를 해임할 수 있는 권한을 효과적으로 확대했습니다. 연방순회법원은 이 권한을 허가함으로써 PTAB 판사를 “하위” 공무원으로 만들 수 있고 이에 따라 헌법의 임명 조항을 준수할 수 있다고 판단했습니다.
기고: Joe Raffetto and Corey Leggett
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Authored by Katharina Bickel, Dr. Teresa Christof, Dr. Daniel Kaneko, Corey Leggett, Joe Raffetto and Steffen Steininger
Editors: Soyoun Yasuda, Hwijin Choi
