2019년 11 월 업데이트 버전:
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글로벌 뉴스 및 참고 사항
샤프(Sharp)는 LTE SEP를 포함한 무선 통신 표준필수특허(SEP)를 삼성전자에 사용 허락하는 새로운 라이선스 계약을 체결했다고 발표했습니다. 보도에 따르면 이는 샤프가 2016년 Foxconn에 인수된 이후 최초로 발표한 주요 SEP 라이선스 계약입니다. 샤프는 보도 자료에서 자사의 LTE SEP를 많은 "선도 공급업체들"에게 라이선스 해 왔으며, SEP 라이선스의 수를 계속 늘릴 것이라고 밝혔습니다. 샤프는 자사의 SEP 포트폴리오에 3G, 4G(LTE), 5G 무선 표준에 관한 6천 개 이상의 특허가 포함되어 있다고 주장하고 있습니다.
퀄컴(Qualcomm)은 최근 한 주요 전자제품 업체와 새로운 5년 SEP 라이선스 계약을 체결했다고 발표했으며, 이번 계약을 통해 3G, 4G, 5G 무선 표준에 기반한 스마트폰의 지속적인 개발이 가능할 것이라고 하였습니다. 보도에 따르면 이번 계약은 종전 계약이 2018년 12월에 만료된 뒤 퀄컴과 실시권자(licensee) 간 수개월의 협상 끝에 나온 것입니다. 퀄컴의 기술 라이선싱 담당 선임 부사장인 John Han는 "이번 계약은 우리의 오랜 기술 관계를 기반으로 하는 것이고, 퀄컴의 세계적 수준의 특허 포트폴리오의 가치를 재확인하는 것이다"라고 밝혔습니다.
기고: Joe Raffetto, David Brzozowski
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중국 업데이트
여러 보도(여기, 여기, 여기 참조)에 따르면 난징 중급 인민법원(Nanjing Intermediate People's Court)은 최근 특허관리 전문회사인 컨버선트(Conversant)와 화웨이(Huawei) 간의 SEP 분쟁에서 FRAND 요율을 결정했습니다. 결정문 전체가 공개되지는 않았지만, 보도에 따르면 난징 법원은 침해된 모바일 단말기 제품의 분류를 기반으로 컨버선트의 중국 SEP의 FRAND 요율을 결정했습니다. 특히, 보도에 따르면 난징 법원이 결정한 화웨이가 지불할 컨버선트의 중국 SEP에 대한 요율은 다음과 같습니다: (a) '단일 모드(single-mode) 2G 또는 3G 모바일 단말기 제품' 0%, (b) '단일 모드 4G 모바일 단말기 제품' 0.00225%, (c) '다중 모드(multi-mode) 2G/3G/4G 모바일 단말기 제품' 0.0018%.
난징 법원의 이번 결정은 화웨이가 컨버선트의 중국 SEP에 대한 비침해 결정을 요청한 데 따라 2019년 4월 11일에 공개 재판을 실시한 후 나왔습니다. 난징 법원은 중국에서 화웨이의 모바일 단말기 제품 제조, 판매 또는 판매 제안이 컨버선트의 중국 특허를 침해하지 않았다는 화웨이의 주장을 인정하지 않았으며, 이에 따라 위와 같은 FRAND 요율을 산정했습니다. 보도들은 법원이 FRAND 산정에 "톱다운(top-down) 접근 방식"을 채택했을 수 있다고 추측하고 있습니다. 즉, 라이선스 요율은 중국의 2G, 3G 및 4G 표준의 총합 요율에 그 총합에 대한 컨버선트의 중국 내 특허 포트폴리오의 기여 비율을 곱한 것이라고 추측하고 있는 것입니다. 난징 법원의 이번 결정은 최종적인 것이 아니며, 최고인민법원(Supreme People’s Court, SPC) 내 IP 법정에 항소될 수 있습니다.
기고: Katie Feng, Kevin Xu
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독일 업데이트
최근 결정(7O 3890/19)에서 뮌헨 지방법원은 기밀이라고 주장되는 기록의 열람에 관한 소송 참가자(intervening party)의 권리 문제를 다루었습니다. 법원은 한 당사자가 FRAND 라이선스 관련 문서에 대한 비밀 보호를 얻기 위한 높은 기준을 설정했는데, 이는 기록 열람이 일반적으로 제한 없이 승인될 것이라는 의미입니다. 일반적으로 법원 기록에 원고 또는 다른 당사자의 영업 비밀이나 기밀 정보가 포함되어 있더라도 소송 참가자는 법원 기록을 열람할 수 있는 포괄적인 권리가 있습니다. 이것에 대한 예외는 엄격한 조건 하에서만 해당됩니다. 법원은 한 예로, 원고의 주장이 ‘FRAND 라이선스 선언에 근거하여 체결되고, 특히 분쟁 중인 라이선스 제안이 비차별적인지 여부와 관련된 라이선스 계약들’에 관한 것이라면 비밀성의 보호는 일반적으로 매우 실질적인 논리와 정당한 이유를 요구한다는 것을 분명히 했습니다. 공정하고 비차별적인(fair and non-discriminatory) 방식으로 라이선스를 허여하겠다는 약속은 종전 라이선스 계약들의 조건과 관련한 투명성 의무와 밀접한 관련이 있습니다. 그렇지 않으면 이해관계 있는 제3자는 이미 존재하는 라이선스들의 조건을 파악하고, SEP 소유자에 의해 자신이 차별 받고 있는지를 평가할 방법이 없습니다. 이번 결정은 뒤셀도르프 및 만하임 법원의 유사한 결정들과 일치하는데, 이 법원들도 SEP 소유자들은 종전 라이선스 계약들에 관하여 투명해야 하며, 기밀 유지 이익은 예외적인 상황에서만 관련 문서의 공개 거부를 정당화할 수 있다고 판시했습니다.
최근 결정(2U 31/16 - Improving Handovers)에서 뒤셀도르프 고등지방법원은FRAND 의무 불이행이 특허 침해 판결에 따른 손해배상액 산정이나 정보의 제공에 대한 청구 범위에 영향을 미치는지 여부에 대한 질문에 답해야 했습니다. 이 사건에서 원고인 SEP 소유자는 침해 혐의자에게 FRAND 라이선스를 제공할 의무를 이행하지 않았습니다. 그러나 단순히 표준실행자(implementer)가 유효한 FRAND 항변(defense)을 가지고 있다고 해서 SEP 소유자가 손해 배상을 청구하지 못하게 된다거나 정보의 제공에 대한 청구권을 주장할 수 없는 것은 아닙니다. 유효한 FRAND 항변을 가지고 있더라도 유효한 라이선스 없이 특허 기술을 사용하는 것은 불법이며 특허를 침해할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 법원은, 유효한 FRAND 항변이 금액은 물론 정보의 제공에 관한 청구 범위에도 영향을 미칠 수 있다는 뒤셀도르프 법원들의 종전 결정들을 재확인했습니다. SEP 소유자가 FRAND 요건을 준수하지 않은 기간 동안 침해 혐의자는 그것을 준수했다면, SEP 소유자는 FRAND 로열티 금액에 대해서만 손해 배상을 요청할 수 있습니다. 즉, FRAND 비준수 기간 중에 SEP 소유자는 합리적인(FRAND) 로열티에만 근거하여 손해 배상액을 산정할 수 있으며, 침해자의 이익이 더 큰 경우 그에 근거하여 손해 배상액을 산정할 수는 없습니다. 그 결과, FRAND 비준수 기간에 대하여 SEP 소유자는 침해자의 이익 산정에만 관련된 정보의 제공을 요청할 수 없습니다. 그러나 만하임 및 카를스루에(Karlsruhe) 법원은 이 상황을 다르게 취급하고 있으며, SEP 소유자가 FRAND 조건에 따라 행동하지 않은 기간에 대해서도 정보를 제공받을 권리가 있다는 의견이라는 것에 주목해야 합니다. 뮌헨 법원에서는 아직 이 이슈에 대한 결정이 내려지지 않았습니다.
뮌헨 제1 지방법원의 특허 관련 2개 재판부 중 한 곳(제7재판부)의 재판장인 Matthias Zigann 판사가 발표를 통해 법원이 향후 FRAND 사건을 어떻게 처리할 것인지에 대한 몇 가지 일반 원칙들을 설명하는 기회를 가졌습니다. Zigann 판사에 따르면 아직 "진행 중인 작업"인 이 원칙들은 뮌헨의 모든 FRAND 사건에 적용될 수 있도록 뮌헨 제1 지방법원의 다른 특허 재판부(제21재판부)와 논의 및 합의되었습니다. 뮌헨 법원에서 나온 FRAND 판례는 거의 없기 때문에 Zigann 판사의 이번 설명은 매우 흥미로웠습니다. 발표의 요점은 최근 뮌헨 법원이 뒤셀도르프, 만하임 및 카를스루에 법원보다 더욱 SEP 소유자 친화적인 접근 방식을 적용하려는 경향이 있는 것으로 보인다는 것입니다.
이러한 경향은 두 가지 사례를 통해 설명할 수 있습니다. 첫째, 그 법원은 당사자들이 화웨이/ZTE “핑퐁 게임(ping-pong game)”의 특정 단계를 따라잡거나 소송 중 공판(trial hearing) 시점(뮌헨에서는 보통 두 번째 기일)까지 수정할 수 있도록 기꺼이 허용하고자 하는 것으로 보입니다. 즉, SEP 소유자는 소송의 비교적 늦은 단계에서 새로운 또는 수정된 라이선스 제안을 제공하는 것이 허용될 수 있는 것으로 보입니다. 또한, SEP 소유자는 당사자들이 금지명령에 대한 즉각적인 위협이 없이 협상할 수 있도록 하기 위해 재판의 중지를 요청하도록 요구되지(만하임 및 카를스루에 법원의 접근 방식) 않을 것입니다. 이 접근 방식은 뒤셀도르프, 만하임 및 카를스루에 법원들의 판례보다 더 진보적이고 SEP 소유자 친화적일 것입니다. 위 법원들은 특히 뒤늦은 FRAND 라이선스 제안의 허용에 관하여 비교적 엄격한 규칙을 발전시켜 온 바 있습니다. 이와 관련해서, 화웨이/ZTE 사건에서 유럽사법재판소(ECJ)의 결정은 소송을 제기하기 전에 라이선스 제안이 이루어져야 한다는 것입니다.
둘째, 침해 혐의자가 SEP 소유자의 라이선스 제안을 받아들이지 않는 경우, 항상 FRAND 역제안(counter-offer)으로 대응할 의무가 있다는 것이 뮌헨 법원의 의견인 것으로 보입니다. 즉, 역제안을 해야 하는 침해 혐의자의 의무는 일반적으로 SEP 소유자의 제안이 FRAND인지에 대한 질문과 독립적이어야 한다는 것입니다. 그 결과, SEP 소유자의 제안이 FRAND가 아니더라도 침해 혐의자는 FRAND 역제안으로 대응하지 않을 경우 FRAND 항변에 기댈 수 없습니다. SEP 소유자의 제안이 FRAND를 준수하는 것이 명백히 아닐 경우에만 침해 혐의자는 역제안을 제공하지 않아도 됩니다. 이것은 뒤셀도르프, 만하임 및 카를스루에 법원에서 나온 다양한 결정들의 주제였습니다. 각 항소법원들(뒤셀도르프 및 카를스루에 고등지방법원)은 SEP 소유자의 제안이 먼저 FRAND인 경우에만 침해 혐의자가 역제안으로 대응해야 한다고 궁극적으로 결정했습니다. 이러한 측면은 뮌헨 법원이 다른 관련 독일 법원들과는 다르게 더 SEP 소유자 친화적인 접근 방식을 적용할 것이라는 또 하나의 예입니다. 이에 따라 SEP 소유자는 강력하게 수정된 FRAND 라이선스 제안을 공판 직전까지만 제공하면 사건의 역학을 바꿀 수 있어, 침해 혐의자가 이에 대응하여 전략을 조정할 시간을 거의 갖지 못하게 하는 것을 가능하게 할 것입니다.
위에서 언급했듯이, Zigann 판사가 발표한 "FRAND 정책"은 아직 진행 중인 작업입니다. 따라서 그 법원의 의견이 시간이 지남에 따라 발전할지 여부를 지켜봐야 할 것입니다.
기고: Benjamin Schroeer, Philipp Simon
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네덜란드 업데이트
네덜란드의 한 판사는 라이선스 관리업체인 시스벨(Sisvel)이 주장하는 2건의 SEP에 근거한 중국의 휴대전화 제조업체 샤오미(Xiaomi)에 대한 예비적 금지명령 신청을 기각했습니다. 네덜란드어로 된 이 결정문은 여기에서 볼 수 있습니다. 판사는 시스벨의 주장에 그러한 예비적 금지명령을 내리기에 충분한 긴급성이 부족하다고 판결했습니다. 판사는 또한 글로벌 FRAND 로열티 요율에 대하여 영국에서 당사자들 간에 진행 중인 본안 소송과 FRAND 라이선스 협상에 관련된 근본적 이슈들의 복잡성도 고려했습니다. 이번 결정에 따라 SEP 소유자들은 네덜란드에서 예비적 금지명령을 받기가 더 어려워질 것으로 보입니다. 이 결정에 대해 시스벨은 항소를 제기했습니다. 이 결정에 대한 저희의 자세한 기고문은 여기에서 확인할 수 있습니다.
기고: Joost Duikm, Ruud van der Velden
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영국 업데이트
2019년 10월 21일, 영국 대법원은 FRAND 문제에 대한 항소법원의 Unwired Planet v. Huawei ([2018] EWCA Civ. 2344) 및 Huawei v. Conversant ([2019] EWCA Civ. 38) 결정에 대한 상고심 심리를 시작했습니다. 대법원은 (i) 피고가 글로벌 포트폴리오 라이선스를 취득하는 데에 동의하지 않을 경우, 영국 법원이 당사자들의 동의 없이 FRAND 라이선스 조건을 결정하거나 영국 SEP의 침해를 금지하는 금지명령을 내릴 권한이나 관할권이 있는지, 그리고 (ii) FRAND 맥락에서 “비차별적(non-discriminatory)”의 의미가 무엇인지 이 두가지 이슈들을 포함하여 몇 가지 주요 이슈들에 대한 결정을 내릴 것입니다 이 판결은 영국에서의 SEP 집행과 어디에서 소송할 것인지에 대한 SEP 소유자들의 전략적 결정에 광범위한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이 이슈들의 중요성은 다른 주요 통신 업체들을 끌어들여서, 퀄컴과 에릭슨(Ericsson) 등의 회사들이 소송 참가자로서 대법원에 의견을 제출한 것으로 알려졌습니다. 통신 산업과 관련한 이 이슈들의 중요성과 어려움 및 브렉시트가 진행 중인 상황을 감안할 때, 정책(policy)은 법원의 궁극적인 결정에 중요한 역할을 할 수 있습니다.
기고: Paul Brown, Ian Moss
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미국 업데이트
연방 순회법원은 최근 TCL v. Ericsson FRAND 항소심, 즉 캘리포니아 중부 지방법원의 Selna 판사가 내린 획기적인 FRAND 판결 관련 항소심의 구술 변론을 들었습니다. Selna 지방법원 판사의 결정에 대해서는 저희가 여기에서 알린 바 있습니다. 연방 순회 항소심은 Chen 판사, Newman 판사 및 Hughes 판사가 심리하고 있습니다. 에릭슨은 항소에서 이 사건이 배심원 재판으로 진행되었어야 하며, Selna 판사가 FRAND 요율 결정에서 사용한 접근 방식이 부적절했다고 주장했습니다. 보도에 따르면 구술 변론 중에 연방 순회법원은 문제가 되고 있는 시나리오에서 비율 기반 로열티를 사용하는 것의 적절성을 포함하여 문제의 SEP를 평가하는 방법에 대해 고심했습니다. 예를 들어, Chen 판사는 만약 특정 부품에 관한 “어떤 특허 기술을 가지고 있고” 그 부품이 동일한 제품 유형(예: 전화기, 자동차)에 걸쳐 사용되고 있다면 왜 그 특허 기술의 가격이 실시권자(licensee)에 따라 변동되어야 하는지에 대하여 질문을 하였습니다. Hughes 판사도 비슷한 의문을 제기했습니다. 항소심에서 이 이슈들에 대한 연방 순회법원의 최종 판결은 미국 법원들이 FRAND 사건을 어떻게 처리하고 FRAND 요율을 결정해야 하는지에 대한 통찰을 제공할 수 있습니다. 연방 순회법원의 결정은 언제든 조만간 발표될 가능성이 있습니다.
제9 순회법원은 FTC v. Qualcomm 사건에서 캘리포니아 북부 지방법원(Koh 판사)이 내린 금지명령을 중지(stay)시켰습니다. Koh 판사의 결정에 대한 저희 팀의 종전 보고들은 여기에서 볼 수 있습니다. 제9 순회법원은 Koh 판사의 금지명령이 "독점금지법의 선구적인 적용이거나, 또는 Sherman 법의 한계를 넘어선 부적절한 일탈"이라고 밝혔습니다. 이에 따라 법원은 항소에서 제기된 이슈들을 검토하는 동안 현 상황을 유지하기 위해 금지명령을 중지하는 것이라고 했습니다. 구체적으로, 제9 순회법원은 Koh 판사의 금지명령 중에서 "퀄컴은 고객의 특허 라이선스 상태를 조건으로 하여 모뎀 칩을 공급해서는 안 되며, 그런 점에서 라이선스 조건을 고객과 협상하거나 재협상해야 한다"는 부분을 중지시켰습니다. 제9 순회법원의 항소심 최종 결정은 "나중의 문제"이지만, 제9 순회법원은 금지명령의 중지를 받기 위한 목적에 있어서 "퀄컴은 최소한 SEP를 경쟁 칩 공급업체에게 라이선스해야 할 반독점법상 의무가 있다는 지방법원의 결정에 대해 심각한 의문이 있음을 보여주었다"고 밝혔습니다.
미국 특허청(USPTO) Andrei Iancu청장은 최근 한 연설에서 USPTO는 2013년의 "자발적 F/RAND 확약에 따른 표준필수특허에 대한 구제조치에 관한 정책성명 "(SEP 정책성명)을 유지할 지 여부를 아직 검토 중이라고 밝혔습니다. 미국 법무부(DOJ)의 반독점국이 2018년 12월에 동의를 철회한 SEP 정책성명은SEP 소유자가 자신에게 유리하지만 불공정한 라이선스 조건을 다른 기업들로부터 얻기 위한 수단으로 금지명령을 사용하는 것을 일반적으로 막습니다. 미 법무부는 SEP 정책성명이 SEP 소유자가 그의 SEP에 대한 공정한 보상을 받지 못하도록 부당하게 막고 있다고 한 바 있습니다. 미 법무부가 SEP 정책성명에 대한 동의를 철회한 이후, 많은 사람들은 USPTO도 지지를 철회할 것인지 궁금해했습니다. Iancu 청장은 연설에서 "만약 우리(USPTO)가 새로운 정책을 공표한다면, 그것은 표준 기반 산업(standards-based industries)의 기술 개발과 성장을 장려할 수 있도록 균형 잡히고 체계화되어야 할 것"이라고 밝혔습니다. 더 나아가 Iancu 청장은 "모든 정책성명은 선의의 협상을 장려하고 특허 위협(patent hold-up)이나 특허 버티기(patent hold-out)의 위협을 억제해야 한다"고 언급했습니다. USPTO가 SEP 정책성명에 대한 지지를 철회할지 여부는 지켜보아야 하지만, 많은 기업과 압력 단체들은 USPTO가 SEP 정책성명을 유지할 것을 촉구하며, 자신들은 "공정한 경쟁의 장(level playing field)에서 경쟁하고 혁신할 자격이 있다"고 주장해 왔습니다.
기고: Joe Raffetto, David Brzozowski
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Authored by Paul Brown, David Brzozowski, Joost Duijm, Katie Feng, Ian Moss, Joe Raffetto, Benjamin Schroeer, Philipp Simon, Ruud van der Velden and Kevin Xu
Editor: Soyoun Yasuda, Hwijin Choi
