Sachverhalt
Die vom Beck-Verlag herausgegebene Fachzeitschrift „Neue Juristische Wochenschrift“ (NJW) dürfte den meisten Juristen in Deutschland bekannt sein. Die Frage, ob auch das „NJW-Orange“ (Farbmarke Nr. DE 30 2008 037 660), welches das Cover der Zeitschrift ziert, derart bekannt ist, dass es sich im Verkehr infolge Benutzung als Marke durchgesetzt hat, beschäftigte nun den BGH. Ausgangspunkt des Verfahrens war ein im Oktober 2015 eingereichter Löschungsantrag gegen die Farbmarke. Laut Antragstellerin sei die Farbmarke nicht unterscheidungskräftig, und die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung lägen nicht vor. Das Zeichen sei daher im Jahr 2009 zu Unrecht als verkehrsdurchgesetzte Marke eingetragen worden. Sowohl mit ihrem Löschungsantrag vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) als auch mit der darauffolgenden Beschwerde vor dem Bundespatentgericht (BPatG) war die Antragstellerin jedoch erfolglos geblieben. Das BPatG bescheinigte dem „NJW-Orange“ „einen beträchtlichen Kennzeichnungsgrad“ und wies darauf hin, dass der Vortrag der Beschwerdeführerin nicht zur Feststellung fehlender Verkehrsdurchsetzung reiche. Eine Verkehrsdurchsetzung der Farbmarke ließe sich zwar nicht ohne Zweifel bejahen, so das Bundespatentgericht. Allerdings gingen nach der bisherigen Rechtsprechung des BGH etwaige Zweifel, ob ein Schutzhindernis im Eintragungs- bzw. Anmeldezeitpunkt bestand, zu Lasten des Löschungsantragstellers. Das BPatG äußerste jedoch auch Zweifel, ob hieran vor dem Hintergrund der EuGH-Rechtsprechung (EuGH GRUR 2014, 776 - Deutscher Sparkassen- und Giroverband/Banco Santander [Sparkassen-Rot]) festgehalten werden könne; der BGH habe dies bisher jedenfalls offengelassen.
Entscheidung
Vor dem Hintergrund der EuGH-Rechtsprechung hat der BGH für Verfallsverfahren kürzlich klargestellt, dass den Inhaber der streitigen Marke die Darlegungs- und Beweislast für die ernsthafte Benutzung der Marke treffe. Seine bisherige Rechtsprechung hatte der BGH unter Verweis auf die Rechtsprechung des EuGH, wonach der Markeninhaber am besten in der Lage sei, die ernsthafte Benutzung der Marke nachzuweisen, dadurch bereits aufgegeben (siehe unseren Blogbeitrag hierzu). In seiner jüngsten Entscheidung zu dieser Thematik weist der BGH nochmals auf die Änderung seiner bisherigen Rechtsprechung hin und führt aus, dass für die Feststellungslast in Bezug auf die Verkehrsdurchsetzung im Anmelde- oder Löschungsverfahren nichts anderes gelten könne. Es obliege grundsätzlich dem Markeninhaber, im Löschungsverfahren diejenigen Umstände nachzuweisen, aus denen sich der (Fort-)Bestand seiner Marke ergebe. Zudem handele es sich beim Erwerb der Unterscheidungskraft infolge Benutzung um eine Ausnahme von den gesetzlichen Eintragungshindernissen. Derjenige, der sich auf diese Ausnahme berufe, müsse daher auch den diesbezüglichen Nachweis führen.
Fazit
Für die Praxis ist die Entscheidung des BGH begrüßenswert, da sie das bisherige Spannungsverhältnis zwischen der Rechtsprechung des EuGH und des BGH auflöst. Für Markeninhaber stellt die Entscheidung in Löschungsverfahren zukünftig allerdings deutlich höhere Hürden auf. Zweifel an der Verkehrsdurchsetzung gehen fortan zu ihren Lasten.
Im vorliegenden Verfahren muss nun das BPatG erneut klären, ob sich das „NJW-Orange“ in Juristenkreisen infolge seiner Benutzung als Marke für juristische Fachzeitschriften durchgesetzt hat. Es liegt nun am Beck-Verlag, hierzu ergänzende Nachweise vorzulegen
Verfasst von Dr. Patrick Fromlowitz und Dr. Hendrik Schulze
